Что нужно знать владельцу торговой марки при выходе на иностранный рынок? Часть 2

Продолжая тему защиты торговой марки при выходе на иностранный рынок, хочется рассмотреть следующий типичный пример такой ненадлежащей защиты, а именно неправильное построение договорных взаимоотношений с агентом, который будет осуществлять реализацию товара на иностранном рынке, и как следствие косвенно использовать торговую марку. Так, нередкими являются случаи, когда владелец торговой марки, опять-таки не регистрируя торговую марку на территории этой иностранной страны, по договору предоставляет агенту право или просто использовать зарегистрированную только в стране производителя товара торговую марку, или еще дополнительно предоставляет агенту право зарегистрировать на себя торговую марку в этой иностранной стране.

В случае, когда агент регистрирует на свое имя торговую марку в соответствии с предоставленными ему по договору правами на осуществление такой регистрации, производитель товара рискует оказаться в ситуации, когда агент получает благодаря такой регистрации дополнительные рычаги влияния на договорные взаимоотношения с производителем товара, особенно при ухудшении взаимоотношений или при желании производителя товара прекратить договор с агентом. Поэтому, предоставляя агенту такое право, владельцу торговой марки нужно быть уверенным в добросовестности своего агента на территории, взвесить все экономические плюсы от предоставления такого права и корректно с юридической точки зрения оформить предоставление такого права в договоре.

В случае же, когда агент осуществляет регистрацию торговой марки на территории без получения разрешения от владельца торговой марки, то в соответствии со статьей 6 septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности собственник торговой марки имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие. Владелец торговой марки также имеет право препятствовать использованию торговой марки агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Таким образом, владельцу торговой марки необходимо очень тщательно подходить к построению договорных отношений с агентом в разрезе использования торговой марки. Так, в агентском договоре должно быть четко прописано, имеет ли право агент регистрировать на свое имя торговую марку производителя продукта в этой стране. Если владелец торговой марки не желает самостоятельно осуществлять процедуры регистрации и передает это право агенту на территории, то в этом случае надо в агентском договоре четко прописать положения, где предусматривается обязанность агента в любое время по требованию владельца торговой марки передать ему права на регистрацию в этом иностранном государстве.

Подытоживая все выше указанное, хочется предоставить общие рекомендации по правильному построению схемы выхода производителя на иностранный рынок в разрезе защиты собственной торговой марки.

Безусловно, торговую марку нужно регистрировать, ведь только регистрация торговой марки производителем товара на свое имя может сделать невозможными все недобросовестные регистрации тождественных или схожих до степени смешения торговых марок агентами на территории или другими третьими лицами. При этом владелец торговой марки может это делать в не каждой иностранной стране отдельно, а воспользоваться преимуществами международной регистрации по Мадридской системе, которая предлагает владельцам торговых марок возможность охраны принадлежащих им торговых марок в нескольких зарубежных странах (членах Мадридского союза) одновременно путем простой подачи заявки в национальное патентное ведомство владельца торговой марки.

Строя взаимоотношения с агентом на территории надо четко прописывать в договоре права и обязанности агента относительно торговой марки: вправе ли он регистрировать ее на свое имя, какое право использования ему предоставляется (исключительное или неисключительное). Кроме того, рекомендуем владельцам торговых марок осуществлять периодический мониторинг поданных в зарубежных странах заявок на регистрацию торговых марок на предмет выявления тождественных или схожих до степени смешения обозначений. Такой мониторинг позволяет прекратить выявленное нарушение прав на торговую марку на стадии рассмотрения заявки патентным ведомством, что является более простой и менее затратной процедурой, чем признавать потом «недобросовестное» свидетельство недействительным в судебном порядке.